ColaboracionesLogotipo, nombre de la empresa Descripción generada automáticamente

 

LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MARCAS DE LOS DEPORTISTAS EN EL CAMPO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

MIGUEL CANO MENOR
Secretario General del Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho

Abogado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante nº8858
Grado en Derecho-Universidad de Alicante
Máster de Acceso a la Abogacía-Universidad Internacional de Cataluña
Máster en Propiedad Industrial e Intelectual Magister Lvcentinvs-Universidad de Alicante
Máster de Acceso a la profesión de Gestión Administrativa-Universidad de Alicante
Alumno Máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías-Universidad Internacional de Valencia.
Doctorando por la Universidad de Alicante

 

1. Abstract

A través de esta investigación voy a tratar de resolver la cuestión de las marcas de los deportistas y su implicación en la propiedad industrial e intelectual, será un estudio de los casos más relevantes desde la década de los años 80 del siglo pasado, en el que me cuestionaré si cambian la función de la marca, o por el contrario, mantienen su uso y función como cualquier otro tipo de marca, mediante el análisis de casos y su impacto en la normativa y jurisprudencia a nivel nacional, comunitario e internacional trataré de llegar a una conclusión sobre la materia.

Through this research I will try to resolve the issue of sportsmen’s brands and their implication in industrial and intellectual property, it will be a study of the most relevant cases since the 90s of the last century, in which I will question whether they change the function of the brand, or on the contrary, maintain its use and function like any other type of brand, through the analysis of cases and their impact on the regulations and jurisprudence at the national, community and international level, I´ll try to make a conclusion of the matter.

2. Planteamiento del problema

El retiro nos llega a todos tarde o temprano, después de trabajar toda una vida llega nuestro momento de descanso en el que mediante un sistema de pensiones, planes de jubilación, ahorros o cualquier otro medio tenemos una vía de financiación y mantenimiento para disfrutar una nueva etapa de nuestra vida.

En el caso de los deportistas profesionales llega antes, con una media de 35 a 40 años lo suelen hacer debido al cansancio que tienen a ese nivel, una parte de ellos consigue guardar una buena parte de lo obtenido en sus contratos para ahorrar, otros realizan malas inversiones y no consiguen guardar nada o casi nada para el futuro, o se lesionan de gravedad y no pueden continuar con sus carreras entre otras cosas.

Así que algunos de ellos durante su etapa como profesionales deciden entrar en el panorama empresarial, aconsejados por su círculo deciden registrar su marca y comienzan negocios.

Todo este planteamiento comienza al alrededor del año 1985, fecha cumbre en la interacción del deporte en la propiedad industrial e intelectual, según mi análisis es el momento en el que se crea la Marca “Air Jordan” entre el jugador profesional de baloncesto Michael Jordan 1 y la Marca multinacional Nike, la cual pasa a ser considerada como filial de la misma empresa para asuntos del propio deporte, de cara a la promoción y a la venta de artículos de moda a los demás jugadores de la National Basketball Association-NBA- y de cara al público.

En cuanto al análisis de las marcas de los principales deportistas de élite encuentro los siguientes nombres:

Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, Andrés Iniesta, Lionel Messi, Tiger Woods, Roger Federer, Rafael Nadal, Antoine Griezzman, Gerard Piqué, Neymar Jr, Zion Williamson, Simone Bailes, Serena Williams, David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho Gaucho, Lautaro Martínez, Lebron James.

Para proteger sus derechos e intereses en este campo la mayoría acude al Registro Internacional de Marcas Protocolo Concerniente al Sistema de Madrid, en el que a través de sus artículos 2, 3 y 4 destacan el objeto, el proceso de solicitud y los efectos de acudir a un registro único internacional que engloba así a todos los estados miembro del Sistema exceptuando a una cantidad relativamente baja que no está en la actualidad.

La segunda opción que más emplean es la protección a nivel comunitario en la Unión Europea en la Oficina de Propiedad Intelectual de la misma-EUIPO, por la que también se realiza en un procedimiento simplificado y único para todos sus estados miembro.

Otro procedimiento por el que también suelen realizar es el de registrar su marca a nivel nacional individual según su elección.

4. Estudio de los casos de Marcas de Deportistas en la Legislación y Jurisprudencia Española

Se investigará mediante la normativa y la jurisprudencia española, entre ellas la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre de Marcas2 , explicando sus características al respecto de la materia, y los casos de las Marcas M3110130(5), M4064437, M2949316 y la M2716593, o lo que es lo mismo y son mejor conocidos como las marcas representativas de Rafael Nadal, Andrés Iniesta, Iker Casillas, Fernando Alonso o Pau Gasol, además de los conflictos que han dispuesto algunas de estas y su paso de ser marcas nacionales a comunitarias o internacionales.

El primer caso a analizar es el de la marca registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas de España es:

-La número M4064437, perteneciente al Jugador de Fútbol del Vissel Kobe Andrés Iniesta3 , la cual se ha encontrado en una dura batalla legal estos años debido a un uso no autorizado y apropiación indebida de la propia marca y del logotipo por parte de un tercero, que se encuentra en estos momentos en prisión provisional, por entro otros motivos, delitos de estafa agravada contemplados en los artículos 248.1º, 250.1º, 4º, y 5º del Código Penal, además de apropiación indebida de diferentes marcas como la de “Bodegas iniesta”, para la compraventa de productos de aceite y vino en España, creando una gran confusión en diferentes provincias españolas, suponiendo unas pérdidas para la marca del jugador de fútbol muy considerables conforme a su inversión planteada desde la creación del negocio en cuestión.

Para este caso empleaba la misma combinación de palabras y el mismo logotipo que el del jugador, proporcionando esa cuestión de error y confusión de cara a los consumidores como que era la bodega de Andrés Iniesta, de cara a la venta de productos de aceite y vino por Madrid, Andalucía, Extremadura, Castilla La-Mancha y Castilla y León.

Todo ello queda reflejado como vulneración del artículo 39 y siguientes de la ley de marcas 17/2001 del uso de la marca, así como de las posibilidades y derechos protegidos de acciones del titular de la marca contra los infractores de la misma

Para esta situación se observa que la marca si ha sido utilizada de manera constante en los 5 años que se producen los hechos continuados, por lo que el infractor no se puede amparar en esta cuestión, siendo así una infracción de uso de marca, conllevando así al empleo de los artículos 40 y siguientes de la misma Ley Española de Marcas de 2001, en cuanto a la defensa de los derechos del propietario de la marca.

5. Estudio de Casos de Marcas de deportistas en la Legislación y Jurisprudencia Europea

Se investigará mediante la normativa y la jurisprudencia europea, entre ellas el Reglamento de Marcas 2017/10014 ,de 17 de Junio explicando sus características al respecto de la materia, y los casos de las Marcas C-449/18 P, C-474/18 P, T-795/17, y 017921975, o lo que es lo mismo y son mejor conocidos como los conflictos de las marcas representativas de Lionel Messi, Neymar Da Silva Santos Júnior, y el Valencia Club de Fútbol.

Puedo apreciar como avance de esta investigación la Sentencia del Tribunal de justicia de la Unión Europea de 17 de septiembre de 2020, que trata asuntos acumulados como los C-449/18 P y C-474/18 P (ECLI:EU:C:2020:722) en los que se dirime la cuestión del derecho de registro y empleo de la palabra Messi como Marca a favor del jugador profesional de fútbol Lionel Messi 5 frente a otros nombres de marcas con cierta semejanza fonética o visual pero que no se encontraban en el mismo uso de clases en la Nomenclatura internacional de la clasificación de Niza del Año 1957; o el caso T-795/17(ECLI:EU:T:2019:329), en el que se concede al jugador profesional de fútbol Neymar Da Silva Santos Júnior el derecho de registro de la Marca Neymar 6 frente a las pretensiones de otros que buscaban el reconocimiento del nombre del jugador para asociarlo a su marca, que no poseía relación alguna con su círculo.

Para esta investigación es vital la Sentencia del Tribunal de justicia de la Unión Europea de 17 de septiembre de 2020, que trata asuntos acumulados como los C-449/18 P y C-474/18 P (ECLI:EU:C:2020:722) en los que se dirime la cuestión del derecho de registro y empleo de la palabra Messi como Marca a favor del jugador profesional de fútbol Lionel Messi frente a otros nombres de marcas con cierta semejanza fonética o visual pero que no se encontraban en el mismo uso de clases en la Nomenclatura internacional de la clasificación de Niza del Año 1957, en este caso la otra parte era la casa Masferrer, que empleaba la marca MASSI, considerando que fonéticamente y gráficamente podían haber cierto riesgo de confusión, además de por los productos que ofertaba en su clase: prendas y artículos deportivos.

De manera más específica la Marca Messi pretendía ofrecer productos de 3 clases diferentes:

-la clase 09: vestimenta y productos de salvamento.

-la clase 25: productos de calzado, vestimenta.

-la clase 28: artículos gimnásticos, artículos deportivos.

El conjunto del contenido de clases que atañen a los productos y servicios que quería disponer la Marca Messi además de la relación fonética que tiene frente a la marca Massi, la cual disponía también de las clases 25 y 28 para productos ciclísticos, ya que es una casa de bicicletas sobre todo, ha sido durante casi una década un auténtico quebradero de cabeza para los tribunales nacionales y comunitarios.

Desde el año 2011 hasta llegados a Septiembre de 2020 ha sido una disputa en los diferentes tribunales de justicia especializados en esta cuestión, en cuanto a que el Alto Tribunal Europeo ha dictaminado que han sido y son dos signos conceptualmente diferentes, ya que tanto la especialización en cuanto a productos y servicios como fonéticamente y gráficamente son diferentes, contando además con el enorme renombre que posee el apellido Messi a nivel mundial por la gran carrera deportiva que ha tenido el propio jugador estos años desde su debut, pero no quiere decir que la marca Massi no pueda seguir siendo empleada, no son incompatibles, pero cada una se emplea para diferentes campos, por lo que no hay problema alguno.

Por todo ello creo y considero que este caso a nivel de la jurisprudencia europea sentará precedentes para estudios y futuros casos en cuanto a la normativa de países nacionales y en la EUIPO, ya que es de la suficiente relevancia por el conocimiento del jugador, de su marca y del impacto en la sociedad de los mismos, además de por el tiempo que ha supuesto el obtener la oportunidad de poder registrar la misma, después de casi 10 años de duras batallas legales en la mayoría de tribunales especializados en la materia en todo el continente europeo.

El impacto que ha generado a nivel económico y social en todo el mundo, pero especialmente en España y en Europa hace destacar aún más hacia su estudio para la sociedad este caso, no sólo por la relevancia jurídica, sino por la interacción humana y el conocimiento de los entendidos en la materia y de los no entendidos pero interesados en el propio entorno del jugador.

6. Estudio de Casos de Marcas de deportistas en la Legislación y Jurisprudencia Internacional

Se investigará mediante la normativa y la jurisprudencia internacional, entre ellas el Protocolo concerniente al arreglo de Marcas Internacional de Madrid del 28 de Septiembre de 1979 7 explicando sus características al respecto de la materia, y los casos de las Marcas de Air Jordan, Cristiano Ronaldo, Roger Federer, Lebron James, Stephen Curry, Tiger Woods David Beckham y los conflictos que han dispuesto algunas de estas en los últimos años.

La primera que procedo a comentar es la de AIR JORDAN:

Esta marca además ha generado una multitud de casos en los diferentes tribunales nacionales e internacionales en materia de propiedad industrial e intelectual y noticias en el mundo empresarial y deportivo:

-Caso en el Tribunal Supremo Chino contra la empresa Qiaodan Sports Management por el uso indebido de la palabra “Jordan” en su traducción en Mandarín-Qiaodan, motivo por el cual se le conmina a cambiar a la empresa china por su uso no autorizado.

En esta situación se trata de resolver un caso claro de apropiación indebida del nombre de una marca registrada a nivel internacional en cuanto a la traducción de la marca Jordan al chino mandarín, siendo empleada por la empresa Qiaodan Sports Mangement por años sin previa autorización del ex jugador de baloncesto Michael Jordan, el cual demandó a los tribunales nacionales chinos y el caso ha sido llevado hasta el Tribunal Supremo, dictaminando que la empresa se ha apropiado de una marca registrada bajo el Protocolo y el Arreglo de Madrid en la OMPI/WIPO, teniendo que cambiar entonces de nombre para poder continuar con sus actividades empresariales, ya que además se encuentra muy relacionada con Michael Jordan, ya que entre sus funciones principales se encuentra la representación deportiva en ese país.

Ha resultado ser de una importancia prácticamente global debido al impacto de China en el mercado de las comunicaciones y de cara a los consumidores, siendo la mayor potencia mundial a nivel de registro de patentes y marcas de los últimos años, por lo que el tener registrada y bien protegida la marca Michael Jordan y sus traducciones en el mercado más grande del mundo es otro seguro de ganancia empresarial.

Este caso a la par que el de Messi es de primera categoría en mi consideración, ya que Michael Jordan es el precursor de las marcas registradas para deportistas a nivel individual desde los años 80, por lo que cualquier disputa que tenga a nivel jurídico con todas sus marcas tiene una importancia altísima, esto es debido a que se podría analizar el futuro de las marcas del resto de los deportistas de alto nivel que han registrado sus propias marcas, vislumbrando así cualquier ramificación de beneficios y problemas en la cuestión pertinente.

7. Conclusiones

A través de la investigación he llegado a esta primera conclusión preliminar acerca de que si casos como los expuestos cambian la función de la marca o la mantienen.

Como primer razonamiento hay que mostrar lo que significa la función de la marca:

“La marca es un signo distintivo. Su función es la de diferenciar e individualizar en el mercado unos productos o servicios de otros productos o servicios idénticos o similares, así como identificar su origen empresarial y, en cierta manera, ser un indicador de calidad y un medio de promoción de ventas.”8

Los casos expuestos de deportistas de primer nivel han sido aceptados o rechazados a través de los parámetros de esta definición en primer lugar tras analizar sus solicitudes, características, las marcas relacionadas y las oposiciones planteadas por terceros hacia las oficinas de propiedad industrial e intelectual nacionales e internacional.

Las funciones de la marca, de las cuales como ya las he expuesto previamente, como son la función de calidad, la función económica, la función indicadora de prestigio y la función publicitaria se cumplen perfectamente en los casos que he analizado, siendo esta última más desarrollada que otro tipo de marca en condiciones normales, no cumplen otro tipo de función según mi consideración, pero al ser un signo distintivo de personalidades reconocidas a nivel global, de productos y servicios relacionados con sus devenires y funciones en el mundo de los deportes se exponen aún más de cara al público, ya que el interés de los consumidores por disponer de productos o servicios de este conjunto de personas reconocidas a nivel internacional es seguramente el más alto del mundo en cuanto a estadísticas de consumo.

Por lo que mantienen las funciones tradicionales de la marca, con una apreciación razonable: cumplen las mismas, pero las desarrollan y se les reconoce más esa relación de indicación de su origen, de la espacialidad, de publicidad más que en productos o servicios de la competencia ya que su propia fama la que expone en el mercado a lo que tratan de albergar en su propia marca, va ligado a ellos, por lo que considero que este tipo de marcas cumplen en demasía con su función publicitaria, a la fuerza de la propia marca en el mercado debido a esa publicidad, a ello se le suma la anterior, pero con otro nivel.

Como se ha podido apreciar en los numerosos casos presentados en la jurisprudencia internacional se expone que las funciones como quedan establecidas en las normativas nacionales, comunitarias e internacional son totalmente protegidas, bajo en mi consideración y mi perspectiva considero que la función publicitaria ha sido evolucionada en los últimos años en perspectivas sociales y deportivas, además de entrar en el panorama político en muchas ocasiones, no sólo en el ámbito de las ventas económicas como tal deberíamos de apreciar las marcas de los deportistas en cuanto a la función publicitaria en sí misma, por lo que convendría un análisis más exhaustivo sobre las perspectivas de futuro del impacto de las marcas, los propios deportistas y sus acciones hacia la propia sociedad, ya que es uno

de los grupos de personas más conocido y aún más importante como reconocido en cuanto a estadísticas, niveles de ventas y de asociación de gustos por los consumidores, mostrando una interacción mucho mayor en grupos de mercado que con marcas convencionales.

Las demás funciones se cumplen perfectamente como el resto de marcas, pero la interacción de los propios profesionales del deporte en las redes sociales, la generación multimedia, su asociación en movimientos sociales son la clave para la asunción de que la función publicitaria ha evolucionado en cuanto a lo asumido por la normativa actual, por lo que en unos años se debería de profundizar esta cuestión a la que me refiero.

Por todo lo analizado hasta la fecha creo y considero que las funciones de las marcas de los deportistas cumplen con los establecido por toda la normativa nacional, comunitaria e internacional, de acorde con la jurisprudencia existente además no hay motivos para pensar lo contrario, no obstante en una de esas funciones como bien he expresado hay ramificaciones que de cara a la materia en cuestión deberían de ser más tenidas en cuenta de cara a la concesión del registro de marcas, a la oposición de las mismas y a las futuras disputas por su contenido, propiedad u otras características relativas a la materia en cuestión.

  1. Registro de la Marca “Michael Jordan” por la Oficina Americana de Propiedad Intelectual, actualización a nivel internacional por la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual: WIPO Base Mundial de Datos sobre Marcas
  2. Ley de Marcas 17/2001 de 7 de Diciembre, de España: https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093
  3. Aumento Registro” Bodega Andrés Iniesta” de la Oficina Española de Patentes y Marcas a la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea: EUIPO – eSearch (europa.eu)
  4. Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1001
  5. Registro de la marca “Messi” en la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea: EUIPO – eSearch (europa.eu)
  6. Registro de la marca “Neymar” en la Oficina de la propiedad intelectual de la Unión Europea:EUIPO – eSearch (europa.eu)
  7. Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas: WIPO Lex
  8. Definición de función de la Marca, obtenida de la página Web de la Oficina Española de Patentes y Marcas: https://www.oepm.es/es/signos_distintivos/marcas_nacionales/mas_informacion/informacio n_marcas_nombres/que_es_marca.html#:~:text=La%20marca%20es%20un%20signo,med io%20de%20promoci%C3%B3n%20de%20ventas.